|
 |
Персональные инструменты
Просмотры |
|
Персональные инструменты |
|
||
|
|
Гражданско-правовые договоры в сфере IT: способы приобретения прав на софтМатериал из CustisWikiНа портале Audit-it.ru опубликована статья нашего руководителя юридического отдела Екатерины Соколовой, посвященная анализу различных договорных форм приобретения прав на программное обеспечение. В статье подробно рассмотрены договорные формы, позволяющие максимально грамотно оформить правоотношения, возникающие как в связи с уже разработанным, существующим, ПО, так и в связи с программным обеспечением, еще не созданным к моменту заключения договора. Читаем статью Екатерины «Гражданско-правовые договоры в сфере IT: способы приобретения прав на софт». Часть 1Введение Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения. Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения. Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах. Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям. Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями. Взаимоотношения B2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями. Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема. Что такое приобретение программного обеспечения К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения. Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины. В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины:
Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным? Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений. Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом. Согласно действующему законодательству, авторское право (как и иные интеллектуальные права) делится на:
При этом ст. 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю. Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование. В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст. 1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему. Ситуация 1. Программное обеспечение уже разработано П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах. Рассмотрим оба способа по порядку. Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права) Самый радикальный способ распорядиться программным обеспечением — это передать исключительное право на него 'по договору об отчуждении исключительного права'. Ранее можно было встретить такое наименование, как «договор уступки исключительных прав на использование ПО» (см., например, п. 3 ст. 15 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»), однако часть IV ГК РФ установила новую терминологию для договоров такого типа. Стороны договора: правообладатель — приобретатель права. Согласно ст. 1285 ГК РФ, «по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права». Таким образом, с момента вступления в силу договора об отчуждении исключительного права на ПО (или в иной согласованный сторонами момент) прежний правообладатель утрачивает право на использование ПО любыми из перечисленных в ст. 1270 ГК РФ способами, а приобретатель права становится полноправным владельцем всего исключительного права на ПО и может в дальнейшем распоряжаться им по собственному усмотрению в течение всего срока действия исключительного права (для программ для ЭВМ — в течение всей жизни авторов ПО и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего автора). Существенными условиями договора являются предмет и цена договора (порядок ее определения). Предмет должен быть явно определен — ПО либо подробно описывается, либо, если оно регистрировалось, стороны могут указать номер свидетельства о регистрации ПО. Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются — при отсутствии явной договоренности сторон по указанным условиям договор не считается заключенным. Договор об отчуждении исключительного права на ПО должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ), а также, в случае если ПО подвергалось государственной регистрации, зарегистрирован в Роспатенте, как того требует п. 5 ст. 1262 ГК РФ. В случае несоблюдения письменной формы или требования о регистрации договора он считается незаключенным, а право не считается переданным приобретателю. Важный нюанс: в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Правки в ГК РФ), с 01.10.2014 регистрации будет подвергаться не сам договор, а факт перехода права, что повлечет некоторую вариативность в списке предоставляемых для регистрации документов. Исключительное право переходит к приобретателю с момента заключения договора либо в иной момент, предусмотренный в договоре. Налоговые последствия:
Лицензионный договор (лицензия, договор о предоставлении лицензии) Указанный тип договора регулируется статьями 1235, 1236, 1286 ГК РФ. Стороны договора: лицензиар — лицензиат. Лицензия предполагает предоставление лицензиату определенного договором объема прав использования программного обеспечения при сохранении исключительного права за лицензиаром. Права предоставляются на определенный в договоре срок, на определенной территории, за определенную сторонами цену (вознаграждение лицензиара). При неопределении сторонами в договоре указанных выше условий применяются следующие правила:
Форма договора — письменная, при ее несоблюдении договор считается незаключенным, за исключением так называемой «оберточной лицензии», упоминаемой в п. 3 ст. 1286 ГК РФ. С 01.10.2014 круг лицензионных договоров, для которых не требуется письменная форма, расширится: в него добавятся договоры, заключаемые в упрощенном порядке (п. 5 ст. 1286 ГК РФ в редакции Правок в ГК РФ), а также открытые лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ в редакции Правок в ГК РФ). В отличие от договора отчуждения исключительного права, лицензионный договор регистрации не подлежит вне зависимости от регистрации ПО. При фиксации в договоре способов использования ПО важно обращать особое внимание на такой способ использования, как модификация (переработка) ПО. Согласно п. 2 ст. 1259 ГК РФ, производные произведения (полученные в результате переработки первичного произведения) являются отдельными объектами охраны авторского права. Таким образом, при наличии у лицензиата права на переработку произведения и такой возможности (при предоставлении ему исходного текста программы) он может творчески дополнить или модифицировать ПО (например, переведя его на другой язык программирования) и получить новый объект охраны, исключительное право на который будет принадлежать уже ему. Таким образом, разрешая модификацию ПО, лицензиар должен понимать, что исключительное право на его ПО (иногда незначительно переработанное) может «задвоиться». Право на переработку ПО должно предоставляться лицензиату только в самых крайних случаях! Существует два типа лицензионных договоров: договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и договор о предоставлении исключительной лицензии. В первом случае лицензиар предоставляет лицензиату лицензию, сохраняя за собой право на выдачу лицензий третьим лицам. Во втором случае лицензиар не имеет права выдавать третьим лицам лицензии на ПО в течение срока действия исключительной лицензии. Подавляющее большинство лицензионных договоров на ПО заключаются по первому типу, второй тип более востребован в правоотношениях в области средств индивидуализации. Вознаграждение за лицензию может быть установлено в виде фиксированной суммы, уплачиваемой разово (паушальный платеж) или периодически (роялти), либо в виде периодических платежей, устанавливаемых в относительных величинах (например, процент от выручки лицензиата за определенный период). Стороны могут закрепить определенную комбинацию платежей в договоре. В лицензионных договорах на ПО относительный размер вознаграждения устанавливается очень редко. Такой способ, также как исключительная лицензия, скорее свойственен договорам в области средств индивидуализации. Налоговые последствия:
Отдельный подвид рассматриваемого договора — сублицензионный договор. Сторонами в таком договоре являются лицензиат, получивший право на предоставление лицензии третьим лицам от лицензиара либо иного уполномоченного лица, и сублицензиат, получающий лицензию. Использование термина «сублицензиар» допустимо, но не соответствует терминологии ГК РФ. При заключении такого договора важно иметь в виду, что объем прав по предоставляемой сублицензии и срок ее действия не могут превышать объем, предоставляемый по лицензионному договору, заключенному лицензиатом с лицензиаром (напрямую или посредством сублицензионной цепочки). В случае превышения срока сублицензионного договора по сравнению с договорами-предшественниками в цепочке договоров сублицензионный договор считается заключенным на минимальный срок договора-предшественника. При том важной здесь является финальная дата договора, а не его срок. В случае если лицензионный договор заключен в 2010 г. на 5 лет, а сублицензионный — на 4 года в 2013 г., сублицензионный договор все равно будет действовать до 2015 г. Что касается превышения объема прав, то кодекс прямо не устанавливает последствия, но думается, что в данном случае можно применить положения п. 2 ст. 168 и ст. 180 ГК РФ и считать такой сублицензионный договор частично недействительным (скорее ничтожным, чем оспоримым, поскольку затрагиваются интересы третьего лица — лицензиара). Более того, любой предыдущий договор может устанавливать определенные ограничения для последующих сублицензионных договоров, потому очень важно отследить всю правовую цепочку, начиная от лицензиара, например, запросив копии всех договоров у контрагента. Важно: согласно российскому законодательству права использования могут передаваться исключительно по (суб)лицензионному договору (или по договору коммерческой концессии, который является в определенной степени видом лицензионного договора), который имеет определенные обязательные атрибуты (см. выше), потому наличие в договорной цепочке от правообладателя лицензии к приобретателю правоустанавливающих документов, отличных от соответствующих требованиям законодательства РФ лицензионных договоров, будет являться существенным риском для приобретателя, поскольку его договор может быть признан недействительным, а добросовестность использования ПО приобретателем недоказанной. Само согласие на предоставление сублицензии может быть зафиксировано не в самом лицензионном договоре, а в отдельном письменном документе (п. 1 ст. 1238 ГК РФ), однако наличие лицензионного договора обязательно в любом случае. Еще одним риском заключения сублицензионного договора является то, что с момента расторжения какого-либо договора в цепочке, предшествовавшей данному договору, последующие договоры также теряют силу. Чтобы обезопасить себя в этом случае, сублицензиат должен предусмотреть в своем договоре: 1) обязанность лицензиата перевести свои обязательства по сублицензионному договору на лицензиара в случае расторжения лицензионного договора и 2) наличие существенного штрафа за несоблюдение указанного условия. Однако и такая мера не может дать сублицензиату полную уверенность. Особенно если сам лицензиат приобретает права на заключение сублицензионного договора также в рамках сублицензионного договора. Все правила, применяемые к лицензионным договорам (в том числе налоговые), применяются и к сублицензионным договорам в полном объеме. Описание лицензионных договоров будет неполным без описания таких способов приобретения прав на ПО, как «оберточная лицензия», которая упоминалась выше, и договор франчайзинга. «Оберточная лицензия» и договор купли-продажи ПО (экземпляров ПО) Стороны договора купли-продажи: продавец (дистрибутор) — покупатель. Стороны лицензионного договора: лицензиар — лицензиат. Интересной особенностью данного способа является то, что обычно «оберточной лицензии» сопутствует заключение договора купли-продажи ПО. Фактически указанный договор является как бы обеспечивающим право использования ПО. В случае приобретения экземпляров ПО покупатель получает дистрибутивы ПО на дисках, на которых, согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ, должны излагаться условия лицензионного соглашения, которые покупатель (лицензиат) акцептует, как это предусматривается правилами о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ). Таким образом, здесь наличествует сложное правоотношение: покупатель приобретает у продавца дистрибутив ПО (первый договор), а в момент вскрытия упаковки диска присоединяется к лицензионному соглашению с лицензиаром (второй договор). Конечно, сейчас уже сложно представить, чтобы на упаковке диска с ПО лицензиар прописывал лицензионные условия — они чаще всего «зашиты» в программный код и появляются при первом запуске программы, а диалоговое окно предлагает пользователю согласиться на условия лицензии. Поэтому можно с уверенность назвать формулировку указанной нормы морально устаревшей. К тому же, как уже отмечалось выше, лицензионный договор является незаключенным, если в нем не установлены условия, касающиеся лицензионного вознаграждения. Правообладатели ПО же могут пренебрегать установлением какой-либо цены в таком лицензионном договоре присоединения, поскольку они получают вознаграждение в рамках договоров с дистрибуторами экземпляров ПО. Таким образом, указанный лицензионный договор может быть признан незаключенным, а использование ПО — незаконным. К счастью, перечисленные изъяны устранены законодателем: с 01.10.2014 регулирование «оберточных лицензий» распространяется также на установление условий в электронном виде, а при отсутствии в таком типе договоров условий о цене он считается безвозмездным. К тому же в настоящее время правила «оберточных лицензий» де-факто трактуются расширительно. При приобретении экземпляров ПО важно иметь в виду следующее: при покупке ПО у сомнительных продавцов или в случае, если это ПО малоизвестного правообладателя, покупатель может оказаться в ситуации, когда при установке ПО он не найдет лицензионного соглашения с правообладателем, что будет означать невозможность использования ПО, несмотря на приобретение его экземпляра, поскольку наличие лицензионного соглашения в любом случае обязательно. При заключении договора купли-продажи покупателю надо обязательно удостовериться в том, что продавец получил от правообладателя право на распространение экземпляров ПО. Обычно такие права предоставляются по договорам об оказании дистрибуторских услуг. В любом случае всегда безопаснее приобретать ПО у крупных мультибрендовых дистрибуторов либо у реселлеров, указанных правообладателем в качестве авторизованных. Налоговые последствия в целом соответствуют последствиям при заключении лицензионных договоров с двумя нюансами: платеж за приобретение дистрибутива устанавливается только в фиксированной сумме; договор купли-продажи экземпляров ПО облагается НДС, не попадая под льготу, установленную подп. 29 п. 2 ст. 149 НК РФ (за разъяснениями можно обратиться, например, к письму Минфина РФ от 01.04.2008 № 03-07-15/44). Покупателю надо обязательно требовать у продавца корректный счет-фактуру на сумму покупки! Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) Стороны договора: правообладатель — пользователь. Согласно ст. 1027 ГК РФ, «по договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». Таким образом, в рамках договора франчайзинга пользователю может также предоставляться право использования ПО, и в данном случае это будет разновидностью лицензионного договора. Однако договор франчайзинга является очень специфическим договором, и мы не будем его подробно рассматривать в данном обзоре, а ограничимся лишь упоминанием такой возможности получения права использования ПО. Сложные вопросы Итак, мы описали все возможные способы приобретения прав на уже существующее ПО. Никаких других возможностей получения права использования отечественный законодатель не предусмотрел, установив в качестве способов приобретения прав на ПО закрытый перечень видов договоров. Таким образом, заключая договоры, не поименованные выше (либо не содержащие признаки указанных выше договоров), и приобретатель прав, и правообладатель определенным образом рискуют, поскольку иные договоры могут быть признаны недействительными либо переквалифицированы самым неожиданным образом контролирующими (например, налоговыми) органами. В целях обеспечения максимальной определенности правовых и налоговых последствий заключаемых договоров мы настоятельно рекомендуем не использовать иные договорные формы при оформлении правоотношений, связанных с предоставлением прав на ПО. В то же время гражданским кодексом не запрещено использование непредусмотренных им видов договоров. Это дает возможность сторонам использовать сложные предметы договоров, предусматривающие не только предоставление прав на ПО, но также возможность получения сопутствующих услуг (например, сопровождения ПО). Такие договоры, конечно, не запрещены законом, однако к ним у налоговых органов всегда повышенное внимание. Поскольку, как известно, в России первая задача при составлении договора — удовлетворить все формальные требования налоговых органов, а затем уже описать приемлемые условия в заданных рамках, особенно важно тщательно выверять формулировки таких договоров, чтобы они не попали в группу риска. Идеально вообще не объединять договоры с разными предметами и особенно с разным режимом налогообложения, однако если от единого договора уйти нельзя, основное правило, про которое никогда нельзя забывать при составлении сложных договоров, — это обязательное разделение услуг (работ, товаров), облагающихся НДС и не облагающихся НДС. В лицензионных договорах эта рекомендация особо значима, поскольку предоставление лицензий, в отличие от сопутствующих услуг, не облагается НДС. Таким образом, в лицензионных договорах, по которым, в том числе, оказываются услуги по техподдержке ПО или по его сопровождению (в том числе гарантийному!), надо обязательно разделять стоимость вознаграждения за лицензию и стоимость услуг, выделяя в последней сумму НДС. В случае предоставления материальных носителей в лицензионном договоре желательно также выделять их стоимость либо прямо указывать, что стоимость этих материальных носителей включается в лицензионное вознаграждение, поскольку они лишь обеспечивают возможность использования ПО в соответствии с лицензионным договором (см. письмо Минфина РФ от 25 июня 2008 г. № 03-07-07/70). В случае несоблюдения указанных правил налоговая может доначислять НДС на всю сумму договора у лицензиара (если все услуги указаны в договоре как необлагаемые НДС), а у лицензиата, в свою очередь, не признать вычет по НДС, если в договоре указывается, что все услуги, в том числе предоставление лицензии, НДС облагаются. Вторая сложность часто имеет место при заключении лицензионного договора на ПО с иностранным правообладателем. Это предоставление лицензии на всю группу лиц по договору лишь с головной организацией. Во многих зарубежных правопорядках это является распространенной практикой в силу своего удобства, однако в России с такими договорами обязательно возникнут проблемы, если в них не указаны правила сублицензирования третьим лицам, а также стоимость сублицензий. Выражается проблема в следующем: если головная организация просто так передаст лицензии иным участникам группы лиц без установления платы за такие сублицензии, налоговики, скорее всего, доначислят налог на прибыль участникам группы лиц за полученную материальную выгоду от безвозмездного использования ПО, а также могут доначислить и НДС при расширительном толковании ст. 146 НК РФ (в части безвозмездной реализации товаров, работ, услуг, под которую, строго говоря, реализация права не подпадает). В случае же непредоставления сублицензии иным участникам группы лиц головной организацией, заключившей договор с лицензиаром (а также в случае если возможность предоставления сублицензии в принципе не предусмотрена для головной организации и лицензии переходят иным участникам группы лиц без конкретизации, на непонятном основании), указанные лица могут быть признаны нарушителями лицензионных прав и привлечены к ответственности. При этом наличие претензий от правообладателя в данном случае, конечно, маловероятно, однако согласно законодательству соответствующие защитные действия могут предприниматься также правоохранительными органами, которые зачастую не интересуются мнением самих правообладателей. Таким образом, при заключении договоров такого типа в них надо обязательно предусмотреть следующие условия: основания предоставления лицензии третьим лицам — сублицензия от лицензиата (головной организации, которой предоставлено право выдавать сублицензии); установление стоимости (порядка ее определения) лицензионного вознаграждения, уплачиваемого сублицензиатами лицензиату. В случае если такие условия установить в договоре невозможно, можно попробовать применить правила трансфертного ценообразования в группе лиц и обосновать сумму возмещения расходов головной организации иными участниками группы лиц. Указанный тип договоров одобрен Организацией экономического сотрудничества и развития, методологию которой сейчас активно применяют российские налоговики в своей работе, однако официально такой тип взаиморасчетов не закрепляется в российском праве и использование такой схемы может вылиться в определенные негативные последствия для лицензиатов. Часть 2В первой части статьи мы рассмотрели договорные формы, позволяющие максимально грамотно оформить правоотношения, возникающие в связи с существующим программным обеспечением. Во второй части мы обратимся к договорам, которые помогут оформить права на ПО, еще не созданное к моменту заключения договора. Ситуация 2. Программное обеспечение пока не существует Исходя из логики договоров распоряжения исключительным правом, описанных в первой части статьи, эти договоры невозможно применить к несуществующим объектам охраны авторского права. Однако зачастую компании гораздо удобнее заказать создание программного обеспечения строго под свои требования, а не приобретать существующие на рынке продукты, которые в любом случае придется «допиливать» под свои нужны. В этом случае должны применяться совершенно другие типы договоров, которые мы и рассмотрим ниже. Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО) Итак, самый распространенный тип договора, в рамках которого лицо может получить новое ПО, разработанное под свои требования, а также права на него, — это договор на создание ПО. Указанный тип договоров регулируется главой 37 ГК РФ «Подряд», правовые последствия таких договоров регулируются ст. 1296 ГК РФ. Стороны договора: исполнитель (реже — подрядчик) — заказчик. Несмотря на то, что законом не устанавливается ограничение по субъектному составу сторон договора, исполнителем по такому договору на практике является юридическое лицо, в отличие от договора авторского заказа — аналога договора на создание ПО, где исполнитель — физическое лицо (этот договор мы рассмотрим ниже). Существенным условием договора на создание ПО является предмет договора. При заключении договора на создание ПО очень важно четко определить требования к результату работ (требования к функциональности ПО), а также в некоторых случаях — способы реализации ПО, в частности, языки программирования, архитектуру приложений и т. д. Без подробного ТЗ, которое должно прилагаться к договору, у заказчика существует риск получения нерелевантного результата, причем работы исполнителя будут формально признаны выполненными надлежащим образом и подлежащими приемке заказчиком. При этом надо иметь в виду, что в случае разработки сложной системы, которая обычно ведется в несколько этапов с промежуточными приемками частей функционала, по ходу выполнения работ требования заказчика могут уточняться и вообще меняться, что повлечет за собой изменение ТЗ. Так что, исходя из степени определенности требований заказчика при заключении договора, надо предусматривать соответствующие механизмы пересмотра ТЗ: при четких, определенных требованиях заказчика к ПО, которые вряд ли изменятся в ходе выполнения договора, процедура внесения изменений в ТЗ может быть жесткой — исключительно через дополнительные соглашения к договору; при отсутствии четкого видения результатов работ заказчиком и/или исполнителем процедура пересмотра ТЗ может быть более мягкой — например, путем составления дополнений к ТЗ рабочей группой технических специалистов сторон. Еще одним существенным условием договора является срок выполнения работ. Финальные сроки должны предусматриваться договором в любом случае, однако договор может предусматривать также и промежуточные вехи (этапы и подэтапы работ). Сроки работ существенно зависят от ТЗ — таким образом, при установлении сроков работ надо руководствоваться правилами, изложенными выше для определения предмета договора. Важный нюанс: в случае установления этапного выполнения работ по договору при осуществлении приемки по результатам этапа заказчик не сможет в дальнейшем предъявлять претензии к принятым работам по этапу даже в случае, если финальный результат работ его не устроил. Это является довольно существенным для работ по созданию ПО, поскольку части функционала ПО могут быть в значительной степени взаимосвязаны и недостатки работ в определенном блоке функционала могут выявиться только на этапе финальной приемки работ. Также технически не всегда возможно устроить полноценную промежуточную приемку. Так что рекомендуем очень аккуратно подходить к разбивке работ на этапы и выносить в отдельный этап с приемкой максимально полный цикл работ (например, разделять договор на работы по созданию ПО (1-й этап) и работы по внедрению ПО (2-й этап), не проводя более мелкого деления). Важным отличием договора на создание ПО (и иных договоров, которые будут рассмотрены ниже) от договоров, описанных в первой части статьи, является то, что цена договора может быть определена соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (как цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы). Таким образом, при отсутствии в договоре условия о цене договор все равно будет считаться заключенным, хотя на практике сложно встретить договор на создание ПО, в котором не была бы определена стоимость работ. Цена работ может определяться как в виде фиксированной суммы, рассчитанной экспертно на основании сметы или планируемой трудоемкости работ, так и в виде оплаты на основании почасовки (системы Time&Materials) — по реальной трудоемкости работ исполнителя. Второй способ, конечно, зачастую менее выгоден заказчику работ, поскольку, во-первых, вносит неопределенность в сумму затрат, а во-вторых, может вызвать у недобросовестного исполнителя соблазн завысить реальную трудоемкость работ. Однако этот способ может оказаться выигрышным при изначально непонятном объеме работ при условии полного доверия заказчика исполнителю либо наличию эффективных средств контроля трудозатрат исполнителя компетентными сотрудниками заказчика. К таким средствам контроля можно отнести регулярную фиксацию исполнителем трудозатрат в системе ведения дел, предоставление исполнителем отчетов с определенной периодичностью, наличие возможности у заказчика приостановить работы при превышении некоторой трудоемкости их выполнения и т. д. Поскольку создание ПО не является льготируемой по НДС деятельностью, стоимость работ облагается НДС в общем порядке. Что касается распределения прав на создаваемое ПО, то по дефолту согласно п. 1 ст. 1296 ГК РФ исключительное право на созданное ПО принадлежит заказчику с момента его создания. Это можно даже не прописывать в договоре. При этом согласно п. 2 ст. 1296 исполнитель вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Если же договором предусматривается, что исключительное право на ПО принадлежит исполнителю (договорно изменяется презумпция, установленная п. 1 ст. 1296 ГК РФ), в свою очередь заказчик вправе использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Таким образом, договор на создание ПО может (и должен) содержать в себе элементы лицензионного договора. В целом законом не предусматривается подробное описание предоставляемых по лицензии прав на созданное ПО, однако представляется, что без четкого описания передаваемых по лицензии прав положениями ст. 1296 нельзя воспользоваться полной мере, поскольку неясно, какими именно способами из перечисленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ имеет право использовать ПО лицо, которому по договору на создание ПО предоставляется лицензия. Также непонятна территория использования ПО. Очевидно, согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, эта территория ограничивается территорией РФ, если иное явно не указано в договоре. Исходя из изложенного, настоятельно рекомендуем четко прописывать условия, на которых предоставляется лицензия, особое внимание уделяя такому способу использования ПО, как модификация или переработка (подробнее об этом — в первой части статьи). Также рекомендуем указывать, что лицензия в силу требований закона предоставляется безвозмездно. Также интересный нюанс заключается в формулировках о правах. Исходя из формулировки ст. 1296 ГК РФ, исключительное право не передается от стороны стороне, а принадлежит какой-либо из сторон с момента создания ПО. Формулировка о передаче исключительного права признается в силу ст. 1296 ГК РФ налоговыми органами некорректной (см., например, письмо УФНС по г. Москве от 11 августа 2008 г. № 19-11/75222). Чтобы избежать лишних вопросов и просто грамотнее составить договор, рекомендуем использовать формулировку, предусмотренную ГК РФ, и не писать про передачу исключительного права, коей здесь нет. При заключении договора заказчику надо обратить отдельное внимание на правовое регулирование правоотношений исполнителя и его работников, являющихся авторами ПО, чтобы полностью обезопасить свои права. Во-первых, из договоров между исполнителем и его разработчиками (трудовых либо авторского заказа) должно следовать, что исключительное право на создаваемое ПО не принадлежит работникам (иначе исполнитель просто не будет иметь право заключать договор с заказчиком, по которому исключительное право принадлежит последнему). Во-вторых, надо проверить, создавалось ли вообще данное ПО по договору авторского заказа либо по заданию работодателя (исполнителя), или же это ПО было создано разработчиками по собственной инициативе и исполнитель формально не имеет к нему ни малейшего отношения и не может его передавать заказчику. Также п. 4 ст. 1296 ГК РФ закрепляет обязанность выплаты авторам вознаграждения за разработку ПО в случае, если авторам не принадлежит исключительное право на него. В статье не указывается, кто именно должен выплачивать данное вознаграждение (заказчик или исполнитель), но ввиду отсылки к ст. 1295 ГК РФ, которой регулируются взаимоотношения работников и работодателей, а также здравого смысла эта обязанность лежит на плечах исполнителя работ, и заказчик может не волноваться по поводу расчетов исполнителя со своими работниками. Однако исполнителю надо обязательно обратить внимание на это правило кодекса, чтобы в итоге не получить исполнительный лист о выплате вознаграждения в размере, установленном судом, который может быть просто неадекватным. Естественно, для заказчика провести полноценную проверку взаимоотношений исполнителя и его работников на практике практически невозможно (хотя бы потому, что точный состав авторов еще не созданного ПО установить будет непросто). Налоговые последствия:
Договор авторского заказа (авторский договор) Стороны договора: автор — заказчик. Этот договор схож с договором на создание ПО и по сути является его разновидностью, однако он заключается исключительно с автором произведения, то есть с физическим лицом (физическими лицами, если они работают в соавторстве). К данному договору можно смело применять разъяснения, приведенные в предыдущем разделе, с учетом особенностей, изложенных ниже. Во-первых, данный договор не содержит презумпции перехода исключительного права на созданный объект заказчику. По дефолту заказчику передается исключительно экземпляр объекта без каких-либо прав на его использование. Очевидно, что такое правовое распределение не может быть интересно заказчику программного обеспечения, поскольку он просто не сможет его использовать. Поэтому в договоре надо четко прописывать, какой объем прав на создаваемое ПО переходит заказчику — исключительное право в полном объеме либо только лицензия на право использования ПО. Примечательно, что в ст. 1288 ГК РФ, регулирующей договор авторского заказа, законодатель использует термин «отчуждение исключительного права», в отличие от редакции ст. 1296 ГК РФ, которая говорит о том, что исключительное право принадлежит заказчику с момента создания. Указанная формулировка может ввести в заблуждение относительно момента возникновения у заказчика исключительного права на ПО в случае, если оно переходит к нему по договору. Однако и в этом случае исключительное право на создаваемое ПО по умолчанию принадлежит заказчику с момента создания объекта, поскольку п. 4 ст. 1234 ГК РФ говорит о том, что «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности … переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное», п. 3 же ст. 1288 ГК РФ говорит о том, что к договору авторского заказа применяются положения о договоре отчуждения исключительного права, если исключительное право отчуждается в пользу заказчика. Однако в момент заключения договора ПО еще не создано и исключительного права на такой несозданный объект, конечно, нет. Таким образом, исключительное право на ПО возникает с момента его создания при условии, что к тому времени заключен договор авторского заказа. Получается, что, несмотря на разные формулировки, п. 1 ст. 1296 ГК РФ и п. 2 ст. 1288 ГК РФ говорят об одном и том же. Во-вторых, в статье в явном виде указано, что договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным. Также закон обязывает заказчика установить автору в договоре льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, в который должно быть завершено создание объекта при пропуске автором основного срока и при наличии уважительных причин пропуска. Указанный срок может быть увеличен по соглашению сторон, но не может быть уменьшен. В случае пропуска автором и льготного срока заказчик имеет право отказаться от договора (при этом по формулировкам закона ему не перейдут права на незавершенный объект, так что это надо отдельно предусматривать в договоре при необходимости). Если же заказчику еще до начала исчисления льготного срока очевидно, что объект не будет создан, он имеет право расторгнуть договор, не дожидаясь истечения льготного срока. Ввиду формулировок о том, что к договору авторского заказа применяются правила о договоре отчуждения исключительного права либо лицензионного договора, встает вопрос: необходимо ли разделять вознаграждение автора на две части —за создание объекта и за предоставление соответствующих прав. Прямого ответа на этот вопрос ни закон, ни разъяснения регуляторов не дают. К тому же, поскольку договор заключается с физическим лицом, которое в большинстве своем не является плательщиком НДС (исключение — индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, коих единицы), данный вопрос почти полностью лишен практического смысла. Однако будет нелишним на всякий случай разобрать и его. Согласно разъяснениям Минфина (письмо от 02.06.2008 № 03-07-08/134), смешанный договор не дает права на применение льготы, установленной подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ: для получения вычета по НДС надо иметь явно выраженный лицензионный договор либо договор отчуждения исключительного права. Хотя нельзя не отметить, что де-факто налоговая признает право на льготу в договоре на предоставление лицензии и оказание услуг сопровождения при условии разделения цены договора. В нашем случае договор не относится ни к одному из перечисленных договоров, несмотря на то что к нему применяются установленные для них правила. Таким образом, делаем вывод, что разделение вознаграждения на две части с целью освободить одну из них от НДС приводит к значительным налоговым рискам. Однако разделять стоимость договора на две части и прописывать НДС для обеих частей, несмотря на то что предоставление прав на ПО по лицензионным договорам либо договорам отчуждения исключительного права НДС не облагается, также, на наш взгляд, некорректно. Таким образом, методом исключения рекомендуем для всех случаев (даже для тех, когда речь идет о физических лицах, не являющихся плательщиками НДС) указывать единую сумму вознаграждения, отмечая, что в данную сумму включены как вознаграждение автора за создание произведения, так и стоимость предоставляемых заказчику прав. Это позволит, в том числе, минимизировать риски доначисления неуказанной стоимости вознаграждения за предоставление прав в целях НДФЛ либо налога на прибыль и НДС индивидуального предпринимателя. Налоговые последствия: соответствуют налоговым последствиям договора на создание ПО, если физическое лицо является предпринимателем; если физическое лицо не является предпринимателем, заказчик как налоговый агент должен самостоятельно исчислить и уплатить с суммы вознаграждения НДФЛ и страховые взносы. При этом доход по договору в целях налогообложения может быть уменьшен на сумму документально подтвержденных расходов автора либо, если их невозможно подтвердить, на 20%. Трудовой договор Еще одним из способов создания ПО и получения прав на него является внутренняя разработка ПО работниками потенциального правообладателя. В этом случае программа (служебное произведение) создается на основании служебного задания при условии фиксации в трудовом договоре обязанностей работников разрабатывать программное обеспечение. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если договором с работником не предусмотрено иное. При этом работодатель обязан в течение 3 лет с момента создания ПО начать его использование, передать исключительное право на него другому лицу либо сообщить автору о сохранении произведения в тайне. В противном случае исключительное право на него будет принадлежать автору. Также стороны вправе предусмотреть в трудовом или ином договоре, что исключительное право на произведение принадлежит автору, а работодатель имеет право использовать его способами и для целей, указанных в служебном задании, то есть фактически на основании лицензии. Такое правовое размежевание является крайне редким в профессиональной IT-сфере. Разработка программного обеспечения силами работников имеет один очень важный нюанс, на который многие работодатели, к сожалению, не обращают внимания. Этот нюанс касается вознаграждения работника, установленного абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ. В случае начала использования работодателем служебного произведения или передачи исключительного права на ПО другому лицу, а также принятия работодателем решения о сохранении служебного произведения в тайне в трехгодичный срок, автор имеет право на вознаграждение, размер которого устанавливается договором между автором и его работодателем. Многие работодатели склонны полагать, что это вознаграждение может быть включено в состав заработной платы сотрудника (ее оклада либо премиальной части). Это не так. Исходя из сложившейся практики, это вознаграждение является вознаграждением sui generis, которое не зависит от трудовых отношений сторон, а носит гражданско-правовой характер, потому не может быть включено в состав трудовых доходов работника. Таким образом, рекомендуем, не дожидаясь момента, когда размер вознаграждения будет установлен судом (как это предусматривается тем же абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), заключить с работниками, разрабатывающими программное обеспечение, а также иные произведения науки, литературы или искусства, соответствующее соглашение, устанавливающее разумную сумму вознаграждения автору произведения в случае наступления указанных выше условий. Обращаем внимание также на то, что указанноевознаграждение уплачивается единожды и не зависит от наличия трудовых отношений между автором и правообладателем на момент наступления условия выплаты вознаграждения. И несколько слов о служебном задании. Служебное задание должно быть оформлено по установленным в организации правилам, содержать точное задание на разработку и быть выдано авторам произведения под роспись. По факту исполнения служебного задания работодатель составляет соответствующий акт за подписями комиссии (в нее могут входить авторы и представители работодателя), к которому должны прикладываться исходные тексты разработанной программы на машиночитаемом носителе. Это позволит в дальнейшем доказать наличие прав именно на данное ПО. Естественно, это довольно просто теоретически, однако на практике работодатель сталкивается с тем, что программное обеспечение — это очень динамичный объект, который может видоизменяться каждый день, и невозможно (и не нужно) на малейшую доработку составлять служебное задание. Однако мы рекомендуем периодически все же составлять служебные задания на крупные доработки и актировать полученные результаты работ по созданию новых полезных версий ПО для защиты своих прав от недобросовестного автора. Нелишним будет также регистрация созданного ПО в Роспатенте с депонированием самых ценных отрывков программного кода либо исходников ПО в полном объеме. Налоговые последствия:
Смешанные формы договоров Мы рассмотрели основные виды договоров, которыми можно оформить создание ПО и приобретение прав на него. Однако далеко не всегда указанные договоры встречаются в чистом виде. Например, можно встретить конструкции, когда приобретается неисключительная лицензия на ПО, а далее она дорабатывается правообладателем либо иным лицом, имеющим соответствующие права, на основании договора на модификацию ПО. В результате у заказчика наличествует неисключительное право на первоначальное ПО, а также исключительное — на производное. В этом случае очень важно разделить стоимость предоставляемой лицензии и стоимость работ ввиду различного режима по НДС или — оптимальный вариант — разделить сами договоры. Еще одна форма приобретения права — это покупка лицензии и ее «докрутка» по договору оказания услуг по настройке (адаптации) ПО. Согласно ГК РФ, адаптация ПО — это внесение в него изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования ПО на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. При этом для осуществления адаптации не требуется специальное разрешение от правообладателя. Таким образом, в случае если лицензиату не требуется серьезной переработки функционала ПО, на которое он приобрел лицензию, настройка и адаптация ПО может выполняться им совершенно спокойно без опасений нарушить исключительное право лицензиара. Сопутствующие договоры (сопровождение, доработка, адаптация) Ну и конечно, данный обзор был бы неполным, если бы мы вкратце не осветили основные договоры, которые обычно заключаются в связи с приобретением прав на ПО. Сопровождение (техподдержка) Договор оказания услуг, регулируется главой 39 ГК РФ. Стороны договора: исполнитель — заказчик. Договор, который практически всегда заключается после приобретения ПО (особенно если приобретается лишь лицензия, а не исключительное право). В рамках этого договора заказчику как минимум обеспечивается работоспособность ПО и даются консультации по вопросам использования, в максимальном варианте ПО развивается, настраивается и дорабатывается по запросам заказчика. Если ваш договор ограничивается лишь исправлением ошибок лицензионного ПО, то, вероятнее всего, услуги сопровождения может оказывать любое лицо, поскольку ст. 1280 ГК РФ разрешает лицензиату без специального разрешения правообладателя осуществить исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Если же договор включает в себя такие услуги, как развитие функциональности ПО, что связано с изменением программного кода, такие услуги может оказывать лишь то лицо, которое имеет право модифицировать программное обеспечение. На это всегда надо обращать внимание при выборе контрагента. Одним из специальных видов договора сопровождения является Service-Level Agreement (SLA, соглашение об уровне предоставления услуг), который направлен на поддержание бесперебойного функционирования используемой заказчиком IT-инфраструктуры или IT-продукта. Он обычно имеет особую структуру и набор обязательств сторон. Однако базовые требования к договору сопровождения (в частности, правовые основания оказания услуг исполнителем) применимы и к данному договору. Цена договора сопровождения (равно как и остальных описанных ниже договоров) может формироваться как на основании почасовки, так и на основании фиксированной оговоренной цены, либо с использованием смешанной системы. Поскольку договор сопровождения является договором оказания услуг и зачастую результат оказания услуг не имеет овеществленной формы, настоятельно рекомендуется периодически оформлять отчеты об оказанных услугах, которые, во-первых, будут необходимы для экономического обоснования затрат перед проверяющими органами, а во-вторых, могут применяться как доказательство объема оказанных услуг при наличии споров между сторонами договора. Особое значение отчет приобретает при использовании почасовки, поскольку на его основании будет формироваться финальная стоимость услуг. В этом случае составление отчета обязательно. Отдельно скажем про договоры оказания услуг гарантийного сопровождения, когда исполнитель в течение гарантийного срока на ПО безвозмездно исправляет ошибки программного кода. Такой договор нечасто встречается в виде отдельного документа, обычно это раздел в лицензионном договоре или в договоре на разработку ПО. Проблема такого договора в том, что эти услуги — совершено логично — оказываются бесплатно (а точнее, цена сопровождения уже заложена в стоимость основной услуги по договору). Это может вызвать определенные вопросы налоговиков (особенно когда речь идет о лицензионном договоре без НДС, а услуги сопровождения НДС облагаются). В этом случае настоятельно рекомендуем выделять хотя бы какую-то символическую стоимость таких услуг и облагать ее НДС. Если же все услуги (работы) по договору облагаются НДС или, наоборот, не облагаются НДС (например, если исполнитель применяет УСН), можно указывать, что стоимость гарантийного сопровождения включается в стоимость основной услуги (работы, реализации права) по договору. Адаптация (настройка) ПО Оказание услуг по внесению в ПО изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Договор оказания услуг, регулируется главой 39 ГК РФ. Стороны договора: исполнитель — заказчик. По условиям практически ничем не отличается от договора сопровождения, кроме того, что при оказании услуг по адаптации точно не нужны специальные правомочия от правообладателя. Обычно договор заключается на какой-либо период (например, на год), в течение которого исполнитель по заданиям заказчика выполняет настройку ПО. Форма отчетности — периодическая, по почасовке. Однако в случае если договор разовый на крупную настройку ПО (либо рамочный с оформлением крупных заявок), стороны могут заранее согласовать фиксированную стоимость услуг. Доработка (модификация) ПО Стороны договора: исполнитель (подрядчик) — заказчик. Существует два вида договоров: договор на реализацию крупных доработок (договор на модификацию ПО, договор на развитие ПО) и договор на выполнение мелких доработок по заявкам заказчика. Первый вид договоров мы рассматривать не будем, поскольку он очень похож на договор на создание ПО. А второй вид договора рассмотрим подробнее. Это договор на выполнение работ (договор подряда), и к нему применяются правила главы 37 ГК РФ с учетом особых правил, устанавливаемых частью IV ГК РФ. Самое важное в договорах на выполнение доработок (и мелких, и крупных) — это то, что у исполнителя должны быть права на модификацию ПО. Проблема снимается, если правообладателем ПО является сам заказчик либо исполнитель. В противном случае правообладателем должно быть предоставлено исполнителю соответствующее право (как вариант, право на модификацию может быть предоставлено заказчику с возможностью осуществления модификации ПО третьими лицами по заданию заказчика). Суть договора на мелкие модификации (доработки) и договора на адаптацию схожа, кроме одного важного нюанса: согласно ГК РФ производное произведение (которое может быть создано в ходе переработки (модификации) первичного произведения) является отдельным охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Это правило приводит нас к следующим выводам.
Заключение Итак, мы постарались максимально полно и доступно разъяснить нюансы разных договорных форм приобретения прав на программное обеспечение. В завершение хотим дать последнюю рекомендацию, которая имеет отношение ко всем вышеописанным договорам. При заключении договора обычно приобретается не только ПО, но и сопутствующие объекты (документация, дистрибутивы, дополнительные программы, рекламная литература и т. д.). Помните: они также могут быть объектами охраны авторского права. Поэтому надо убедиться в том, что договором регулируются в том числе правомочия на их использование теми способами, которые вам интересны и необходимы. Также во избежание негативных последствий нельзя обходить вниманием права собственности на материальные объекты, которые передаются в рамках таких договоров. |
 |
 |
 |
